「商标权转让」程序中的法律风险提示及规避

前言

唯冠公司与苹果公司的“IPAD”商标转让纠纷曾掀起知识产权界的一阵狂澜，有嘲讽苹果公司律师不懂中国商标法的，有痛斥“唯冠公司”恶意抢注商标的，更有暗指当地政府插手民事纠纷的，众说风云。而苹果公司为了避免“IPAD”商标转让过程中的风险也是采取了一系列强有力的措施来保驾护航，例如为了避免因树大招风防止唯冠公司狮子大开口而新设立了一个叫“IPAD有限公司”的英国公司与唯冠商谈转让事宜，并委托香港律师起草合同，英国律师审核合同，聘请台湾律师做了律师见证并完成一系列转让手续的公证程序（可能是因为此次转让涉及到包括中国大陆在内10多个国家和地区的“IPAD”商标，所以苹果聘请了不同国家和地区的律师把关），但讽刺的是关于中国大陆的“IPAD”最终还是出现以上纠纷，最终在法院协调下以苹果公司再支付6000万的对价而握手言和，要知道其他9个国家和地区的IPAD商标苹果公司仅花费不到20万左右人民币。

实际上，苹果公司只需委托中国大陆的一个商标律师做一个简单尽调即可以看出商标权转让合同签订主体与实际商标权人不一致的法律风险（台湾唯冠是母公司，拥有全球10个国家IPAD商标的控制权，但中国大陆的商标在子公司深圳唯冠名下）。苹果公司的惨痛教训给我们上了生动一课------法律的生命不在于逻辑而在于经验！ 

笔者根据多年经验总结了商标转让过程中可能出现的各种风险和注意事项供大家学习交流。且由于商标转让过程中，转让方的最大风险就是获得转让价款，而受让方则面临这各种大大小小不确定的风险，所以笔者主要以受让方为视角展看论述。

意思表示真实是合同成立的基本要件，如果商标转让合同转让方意思表示不真实，即便商标局下发了核准转让通知，那还是会被法院以确认之诉确认商标转让协议无效。实践当中已出现了很多商标权利人内部工作人员因为控制公司公章而擅自转让商标后被法院确认转让协议无效的案例，所以确认转让人的意思表示真实是商标转让合同的前提。而要确认转让方意思表示真实，需要重点关注以下几个方面，且受让方务必使转让方在合同保证条款中列明。

（一）查看公司章程，明确转让方内部关于知识产权转让的内部程序和权限

公司章程中一般都会明确规定公司重大资产的转让程序和转让限制，如果商标转让合同明显违背公司章程的规定，那转让协议极有可能被认定为转让人意思表示不真实，所以在尽职调查时务必确认公司章程中是否有对转让商标的权利限制。

（二）要求提供股东会决议

商标权属于公司无形资产，如果公司章程没有明确规定商标转让的具体权限，那务必请转让人提供股东会决议，如果没有股东会决议，那商标转让协议也极有可能被认定为意思表示不真实，所以在合同中务必明确本次转让已经股东会决议，并符合公司章程的规定。

（三）签章保持一致

所谓签章保持一致是指商标转让协议上的签章、商标转让申请文件上的签章与转让人当初注册商标时在申请文件上的签章保持一致。实践当中很多纠纷都是商标转让人以商标局未实质审查商标转让申请文件上的签章与商标申请时的签章是否一致就核准商标转让申请而导致自己商标被非法转让为由提起行政诉讼，而法院多数情况下都支持商标转让人的此种理由并撤销商标局的核准转让行为。这是因为商标局作为商标的管理机关，其有能力和有义务审查商标权利人申请时的签章与转让申请文件上的签章是否不一致，如果不一致，极有可能是虚假转让，所以商标局有权要求商标转让人说明情况并提供证据证明商标转让是其权利人真实的意思表示。而就目前的审查实践，商标局自然是会核查商标转让申请文件与商标申请的文件是否一致，如果不一致极有可能会对转让申请不予受理。

（四）法定代表人或授权代表人签字

在实践中一个单位中有很多人可以接触到公司公章，如果是控制或是可以接触到公章的人偷偷转让商标的话 那之后被认定转让协议无效的可能性非常大，所以商标转让协议中务必需要法定代表人签字或授权代表签字，授权代表人签字的话还需要出具由公司出具和法定代表人签字的授权书。

商标转让合同的标的是商标权，如果商标本身存在权利限制或存在被撤销的可能，那合同履行必然受到到极大限制，甚至无法履行。

（一）商标未被质押或冻结

商标如果存在质押情况，且质押已在商标局备案，那该商标在解押之前自然是不可以转让的，即便签订了转让合同，那合同也无法履行，甚至被认定为无效。商标权人由于无法偿还债务而被债权人申请冻结商标的，那转让人自然无法顺利获得商标，如果未做调查而就贸然付款，那就只能不幸的成为商标权人的下个债权人了。

（二）商标权取得方式合法，无被撤销可能

这里说的“撤销”是个广义的概念，特指商标异议程序中不予核准注册，无效宣告程序中的无效宣告、商标撤三（因连续三年不使用被申请撤销）程序中的撤销以及商标管理案件中的注销。所谓商标权取得方式合法是指商标本身不是抢先注册他人商标；未侵害他人包括著作权、商号权、姓名权等权利在内的在先权利或者通过其他不正当手段获得注册的行为，但是如果让受让人完全通过尽职调查发现这些问题并规避这些风险是不可能的，所以唯一有效的方式是在转让合同中让转让人做出承诺商标权取得方式合法，并约定如果商标权因取得方式不合法被撤销的，转让方构成根本违约。

但关于撤三程序的撤销则具有特殊之处，所谓“撤三”是指一个注册商标如果连续三年没有使用就有可能被商标局撤销，而转让人之所以要转让商标可能就是因为一直闲置不用，所以如果要在转让合同中约定商标因撤三被撤销转让人就构根本违约的话对转让人是不太公平的，而且转让人也不可能会同意该条款。所以关于撤三的风险只能在合同中约定转让人的附随义务即如果商标被提撤三转让人必须全力配合（关于撤三风险在第五部分事后风险有详细阐述）。

（三）无商标许可尤其是独占许可

《商标法》第30条规定，商标许可必须备案，不备案的不得对抗善意第三人，所以，如果对方商标许可备案，那么必然会影响转让后商标的使用，如果许可合同是独占许可合同，那受让人也极有可能得受到独占合同的制约而不能再使用商标。

（一）相同或类似商品上的相同或近似商标必须一并转让

《商标法》第42条第二款规定。“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或近似的商标，应当一并转让”。商标的作用是“区分商品来源”，商标法的立法目的就是“防止混淆”，即不允许出现两个不同的主体在相同或类似商品上使用相同或近似的商标。所以如果商标权利人欲转让商标，则相同或类似商品上的近似商标必须一并转让，否则就会出现两个主体甚至多个主体同时拥有一个相同或近似商标的情况，所以在商标转让时务必确认权利人没有其他相同或近似商标，否则商标转让申请必然会被不予受理，同时，为了保证商标转让程序顺利进行，必须使转让方保证不得在商标转让过程再申请与被转让商标相同或近似的商标，这是因为如果转让商标的审查员发现一枚新的商标正在申请那势必会下发补正要求将新申请的商标也同时转让，这不仅会耽搁转让的时间，如果转让人此时不配合，那转让事宜势必搁置。

（二）商标转让应当经商标局核准

《商标法》第42条第一款规定转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。第四款 转让商标经核准后，予以公告，受让人自公告之日起享有商标专用权。虽然，是否向商标局完成转让手续并不影响商标转让协议的效力，受让人也可以依据合同要求转让人履行合同，甚至可以由法院确认之后申请强制执行

顺利完成商标转让并非仅签订一个商标转让合同即可，它需要转让人一系列的配合才能顺利得到商标局的转让核准通知并不被轻易撤销，所以在合同中明确转让人的配合义务至关重要。

（一）配合办理转让事宜，这个义务非常重要，不仅要在合同中明确列明更要    约定不履行该义务的违约责任依次来约束转让方履行该义务，但笔者建议应当在签订合同之时或付款之前即转让签署所有的包括商标转让程序需要的申请书、委托书、营业执照等相关文件。

（二）配合另行签订一个授权书或独占许可合同。之所以采取该措施，是因为如果受让人的商品要进入商超或是受让人要进行维权时，由于商标转让核准通知没有下来之前受让人需要提供权属证明，而商标转让合同由于涉及到商业秘密又不方便公开，甚至有可能不会得到相关机构的承认，所以授权书或独占许可协议就可以派上大用场。

（三）收到撤三申请或其他无效宣告申请的及时通知义务。这是因为在商标局下发转让核准通知之前，与商标有关的所有事项商标局还是会直接通知转让人，如果不明确该义务而转让人又怠于通知受让人商标局的各种通知，那对受让人是极为不利的。

（四）配合办理应对撤三或无效宣告的义务，因为在商标转让之前使用商标的是转让人，所以只有转让才能提供有关商标的各种使用或知名度证据。

（五）不得再次重新申请，该义务在第三部分已经有过论述。

（六）立即停止使用商标。

（七）其他需要配合的义务

商标转让申请被商标局核准后并非就可以高枕无忧了，实践当中出现很多商标转让完成后被其他主体撤销的情况。实践当中遇到问题最多的是商标由于连续三年未使用而被撤销的，所以签订商标转让协议时务必明确转让人近三年是否在使用转让商标，如果有使用，请其配合保存相关证据，如果没有则需要尽快使用。

（一）明确转让人在近三年是否使用，如有使用，请转让人配合提供部分使用证据。

（二）如没有使用，明确是否有未使用的正当理由，正当理由包括《商标法实施条例》第六十七条规定的不可抗力、政府政策性限制、破产清算及其他不可归责于商标注册人的正当事由。

（三）如没有正当理由，应尽快使用，使用过程中应保存好相关发票，发票上必须有商标名称，因为其他使用证据造假的可能性比较大所以审查机关一般情况下只认可发票的证明效力。

（四）提交了转让手续后（最好在商谈转让之前）受让人务必重新申请一枚完全相同的商标以占位，这是因为如果商标转让被核准，那受让方重新的一枚商标则会顺利通过注册，即便受让的商标被提撤三，那么受让人也有新的商标可以使用了，而之所以申请完全相同的商标是为了避免新申请的商标被其他因素给驳回，所以受让人在新申请时万不可在原来的商标上添加任何要素，尤其是图形要素。